È possibile avere il monopolio delle strisce?
Adidas™ sembra provarci, anche se con qualche difficoltà.

Tre strisce parallele nell’immaginario collettivo contraddistinguono il marchio di una nota società tedesca fondata esattamente settant’anni fa, nell’agosto del 1948 da Adolf Dassler, ovvero adidas™. Uno dei più noti marchi sportivi al mondo nel segmento dell’abbigliamento sportivo dopo la statunitense Nike™ che, in termini di fatturato, vale qualcosa come 23 miliardi di euro.

Non sembra però della stessa opinione il Tribunale dell’Unione Europea, con sede in Lussemburgo, che nella sentenza del 19 Giugno 2019 ha confermato la decisione di annullamento, respingendo il ricorso presentato da adidas™ contro la decisione EUIPO di annullare la registrazione del marchio accolta in un primo momento salvo poi venire ritirata nel 2016 in quanto privo di qualsiasi carattere distintivo, inerente e acquisito mediante l’uso.

La disputa è iniziata col ricorso presentato dalla Shoe Branding Europe™, che commercializza una scarpa con 2 strisce parallele. Questa con la società belga, è soltanto l’ultima, visto che nel corso degli anni adidas™ ha intentato cause contro Abercrombie & Fitch™, Juicy Couture™ e Ralph Lauren™.

Tre Strisce Parallele Desktop

Secondo l’EUIPO1, il marchio non avrebbe dovuto essere registrato. In particolare, adidas™ non ha dimostrato che il marchio abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso in tutta l’UE.
Il tribunale ha stabilito che le tre strisce parallele applicate in qualsiasi direzione non dimostrano che questo marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto.

Tre Strisce Parallele Tablet

Secondo l’EUIPO1, il marchio non avrebbe dovuto essere registrato. In particolare, adidas™ non ha dimostrato che il marchio abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso in tutta l’UE. Il tribunale ha stabilito che le tre strisce parallele applicate in qualsiasi direzione non dimostrano che questo marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto.

Secondo l’EUIPO 1, il marchio non avrebbe dovuto essere registrato. In particolare, adidas™ non ha dimostrato che il marchio abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso in tutta l’UE. Il tribunale ha stabilito che le tre strisce parallele applicate in qualsiasi direzione non dimostrano che questo marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto.

Il Tribunale rileva, in primo luogo, che il marchio non è un modello composto da una serie di elementi regolarmente ripetitivi, ma un normale marchio figurativo. Il Tribunale rileva inoltre che le forme d’uso che non rispettano le altre caratteristiche essenziali del marchio, come la sua combinazione di colori (strisce nere su sfondo bianco), non possono essere prese in considerazione.
Pertanto, l’EUIPO ha correttamente respinto numerosi elementi di prova prodotti da Adidas™ per il fatto che riguardano altri segni, come, in particolare, segni per i quali la combinazione di colori era stata invertita (strisce bianche su sfondo nero).

Infine, il Tribunale rileva che l’EUIPO non ha commesso un errore di valutazione nel constatare che Adidas™ non aveva dimostrato che il marchio in questione era stato utilizzato in tutto il territorio dell’Unione europea e che aveva acquisito, in tutto quel territorio, carattere distintivo a seguito dell’uso che ne era stato fatto.

Dalle prove prodotte da adidas™, le sole prove che sono, in una certa misura, pertinenti riguardano solo cinque Stati membri e non possono, nella fattispecie, essere estrapolate all’intero territorio dell’UE. Adidas™ ora potrà fare un ulteriore ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).

Alcuni utilizzi delle tre strisce parallele brevettate da adidas™

Tuttavia, le ‘difficoltà’ di adidas™ non sono presenti solo in Europa.

Oltreoceano infatti diverse sono le cause o i ricorsi contro il colosso tedesco che cercano di contrastare il tentativo e l’approccio definito da alcuni “Bully” da parte di adidas™, di rivendicare la proprietà delle strisce in modo più ampio affermando essenzialmente che ‘nessun capo di abbigliamento può avere un numero qualsiasi di strisce in qualsiasi posizione senza violare i suoi marchi’.
Una di queste l’ha intentata nel 2017 ed è ancora aperta, Forever 21™ – catena di moda con sede a Los Angeles, che genera oltre 4 miliardi di dollari di entrate all’anno vendendo a buon mercato imitazioni di capi da passerella a giovani adulti – la quale rivendica il diritto di poter utilizzare le strisce in modo puramente ornamentale senza che queste svolgano una funzione di identificazione della fonte (ovvero, le strisce vengono semplicemente utilizzate come strisce e non vengono utilizzate come marchio).

The shoe model Adidas Stan Smith™

Dopo più di 4 decenni, Stan Smith è ancora la sneaker più amata.

Nel tentativo di aggiungere un’altra registrazione federale al suo robusto arsenale, a Luglio 2018 adidas™ ha presentato all’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti una domanda per un marchio che “consiste in un classico profilo di scarpe da tennis – in pratica il design della famosa sneaker Stan Smith del marchio – con tre file di perforazioni posizionate nell’area tra i lacci e la suola, impunture sui lati di ogni scarpa che racchiude le perforazioni, una toppa a forma di baffo sul tallone e una suola piatta”. Quest’ultima applicazione si unisce a un lungo elenco di registrazioni già emesse per tre strisce parallele che corrono lungo la manica di una camicia, una giacca e sulla lunghezza di ciascuna gamba dei pantaloni o dei pantaloncini.

Siamo sicuri che adidas™ continuerà a proteggere vigorosamente i suoi diritti e continuerà ad agire in caso di violazione e come suggerisce la domanda di marchio depositata di recente, continuerà a lavorare per accumulare registrazioni per tali diritti di marchio.

1L’EUIPO è l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi dell’Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati.

AGGIORNAMENTO

A fine Settembre adidas™ ha chiesto al tribunale di emettere una sentenza sommaria a suo favore, ma il tribunale non ha ancora deciso in merito.
Negli stessi giorni la società Forever 21™ ha presentato istanza per il capitolo 11, la protezione contro i fallimenti che consente alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave dissesto finanziario.

Il Processo di Registrazione di un Marchio presso l’EUIPO

Una volta depositato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), il marchio sarà soggetto alle procedure d'ufficio per verificare se può essere registrato. Sono previste diverse fasi.

Presentazione della Domanda
Ricezione della Domanda
Fase di Esame
Pubblicazione della Domanda
Periodo di Opposizione
Fine Periodo di Opposizione
Registrazione del Marchio
Pubblicazione del Marchio Registrato

Il Processo di Registrazione di un Marchio presso l’EUIPO

Una volta depositato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), il marchio sarà soggetto alle procedure d'ufficio per verificare se può essere registrato. Sono previste diverse fasi.

Presentazione della Domanda
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Fase di Esame
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Periodo di Opposizione
Fine Periodo di Opposizione
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